Se io costruisco il prototipo di una mia invenzione dopo avere depositato la domanda di brevetto ma senza avere ottenuto il brevetto corro dei rischi? Gli altri potrebbero avvantaggiarsi vedendo come è fatta?

Una volta depositata la domanda di brevetto, ancor prima che venga concesso, il titolare del brevetto è protetto dal punto di vista legale a tutti gli effetti. È vero che la domanda di brevetto resta segreta per un periodo minimo di 90 giorni e massimo di 18 mesi, ma ciò non significa che il richiedente non abbia ottenuto una data certa che riconosce, da quel momento in poi, i suoi diritti.

La realizzazione del prototipo, pertanto, è assolutamente possibile e non causa alcun danno, tutt’altro. Il fatto che venga realizzato l’oggetto dell’invenzione e magari venga anche esposta, impedisce ad altri di poter brevettare quella stessa cosa all’estero, cosa che teoricamente è possibile fino a quando il brevetto è segreto ma che diventa impraticabile una volta che l’invenzione è stata, in qualsiasi modo, resa pubblica. Da questo punto di vista la realizzazione del prototipo non è vantaggiosa per i concorrenti, anche se essi vengono a conoscenza di come l’oggetto è fatto.

D’altro lato, il brevetto viene depositato proprio per poter impedire il plagio di prodotti che si realizzano, per cui sarebbe assurdo attendere la concessione del brevetto. L’unica cosa di cui è opportuno accertarsi è la data di “pubblicazione”, scelta all’atto di presentazione della domanda di brevetto in quanto essa è importante perche’ segna il momento a decorrere dal quale è possibile citare in giudizio i contraffattori chiedendo loro i danni. Anche qualora fosse segreta, comunque, il titolare della privativa può sempre bloccare il plagio altrui effettuando una notifica del testo del brevetto alla persona o alla società che lo sta copiando.

Devo depositare un brevetto in Spagna in quanto ho una trattativa con un’azienda locale, ma mi hanno detto che non posso farlo perché sono costretto a depositare il brevetto in Italia. Mi sembra una cosa assurda e vorrei sapere come posso fare per risolvere il problema.

È vero che la normativa italiana sui brevetti impone a coloro che risiedono in Italia di depositare i brevetti per invenzione nel nostro stato e di attendere un periodo non inferiore a tre mesi prima di poterli estendere all’estero. Si tratta di una norma posta a tutela degli interessi, principalmente militari, dello Stato e la cui violazione rappresenta un reato penale.
Conseguentemente, l’affermazione di cui sopra non è del tutto errata, in quanto non è possibile presentare direttamente un brevetto in Spagna, pena il rischio di gravi sanzioni, al contempo, però tale assunto presenta dei “correttivi”.

Una prima soluzione al problema è quella di presentare un’istanza per la riduzione del termine dei tre mesi prevista dalla legge, cosa che però non è concretamente praticabile in quanto i termini di risposta sono talmente lunghi che risulta sconveniente procedere in tale senso.

Una diversa soluzione, molto più concreta, è invece quella di depositare direttamente una domanda di brevetto europea nella quale rivendicare, oltre la Spagna ed altri stati di interesse, anche l’Italia. In questo caso non si è tenuti a rispettare il termine dei tre mesi ed è possibile ottenere il diritto contemporaneamente su tutti gli stati indicati. Si tratta della soluzione migliore in casi del genere, in quanto consente di risolvere il problema pratico del deposito obbligatorio in Italia che non sussiste nel caso si presenti una domanda di brevetto europeo. L’unico inconveniente è quello dei costi, dato che quest’ultima domanda ha un costo molto maggiore rispetto a quello di una domanda nazionale.

Ho inventato un nuovo sistema che consente di individuare con esattezza il fuorigioco. Come posso fare a realizzarlo? Il brevetto posso ottenerlo tutto a mio nome o devo darne metà a chi lo realizza?

Innanzitutto occorre comprendere in cosa consiste il sistema inventato e soprattutto se si tratta solo di un’idea o se è già chiaro come dovrebbe essere prodotto. In questo secondo caso, è già possibile depositare una domanda di brevetto relativa al sistema nel suo insieme, descrivendolo in modo dettagliato nei suoi aspetti costruttivi ed in tutte le sue peculiarità e successivamente contattare qualche azienda per la sua realizzazione concreta e, magari, proporre una licenza o una cessione. Nel caso in cui invece, come sembra di capire, esista solo un’idea vaga di cosa fare ma non si sa come concretamente realizzarla, è consigliabile rivolgersi fin da subito ad un tecnico che partendo dall’idea progetti il sistema.

A tal fine è opportuno stipulare un contratto scritto con il tecnico, vincolandolo al segreto, obbligandolo a mantenere riservate tutte le informazioni fornite e a non depositare alcuna domanda di brevetto analoga a proprio nome. Questo per una maggiore garanzia. In ogni caso, anche in assenza di accordo, se si dimostra che l’invenzione è stata realizzata su “commissione” di qualcuno è il committente-inventore che ha tutti i diritti sul trovato che viene poi realizzato, per cui costui non è obbligato a cedere metà dei diritti.

D’altro canto è anche possibile trovare un accordo vantaggioso con il tecnico, cointestando il brevetto, ma sostenendo a metà le spese di tutta l’operazione.

Io ed un amico abbiamo iniziato a produrre in proprio un oggetto che prima vendevamo acquistandolo da una società concorrente che, ad un certo punto, si è dimostrata scostante nella fornitura ed ha aumentato molto i prezzi, ma questa ci ha scritto dicendo di avere un brevetto. Ad un primo controllo risulta che abbia davvero il brevetto ma ci sembra che ci siano altri brevetti uguali anteriori al suo. Cosa possiamo fare per annullarlo e continuare a produrre?

Se effettivamente esistono brevetti anteriori rispetto a quello di un concorrente che anticipano la sua invenzione, allora esiste davvero la possibilità di chiedere la dichiarazione di nullità del brevetto per mancanza di uno dei requisiti essenziali (la novità) alla sua concessione.

Non stupisce che in Italia abbiano concesso il brevetto, in quanto nel nostro Paese fino al 2008 non veniva effettuato alcun esame sulla preesistenza di altri brevetti, essendo onere di chi inventa garantire la novità. Pertanto, qualora si riesca a dimostrare la preesistenza di brevetti simili a quello di un concorrente, è possibile agire nei suoi confronti per fare dichiarare la nullità del brevetto.

Non si tratta tuttavia di un’azione così semplice e, soprattutto, non è possibile argomentare da soli i motivi di nullità. In questo tipo di giudizio occorre sempre la presenza di un tecnico esperto in brevetti che confronti il brevetto in oggetto con i brevetti anteriori e valuti se questi siano o meno simili, non in base ad un giudizio di massima, ma studiando a fondo le rivendicazioni ed analizzandole al microscopio. Inoltre avviando un’azione di questo tipo, è quasi certo che ci trovi ad affrontare eventuali richieste di risarcimento danni per concorrenza sleale, avanzate dalla controparte, per difendersi.

Sempre che la concorrente fino ad oggi si sia mossa in un regime di monopolio e quel particolare prodotto sia tipico di quell’impresa. Inoltre, comportamento assolutamente da evitare, è quello di contattare i cliente di un concorrente proponendo i propri prodotti. Anche per questo motivo prima di intraprendere una qualsiasi azione legale è opportuno valutare e preparare bene tutte le carte.

Produco una macchina per pastifici ed inaspettatamente mi sono visto arrivare nel giro di pochi giorni, prima un atto di ricorso di contraffazione con invito a presentarmi ad una udienza civile e dopo una settimana un fascicolo contenente il brevetto che avrei violato. È regolare tutto questo? Non avrei prima dovuto essere informato dell’esistenza del brevetto?

In linea di massima il titolare del brevetto non è tenuto ad informare gli altri dell’esistenza dello stesso e può iniziare una causa di contraffazione senza avvisare nessuno. Questo si verifica in quanto i brevetti sono documenti pubblici che, teoricamente, tutti hanno modo di conoscere, per cui chi copia un oggetto brevettato commette un illecito, indipendentemente dal fatto che sapesse o meno dell’esistenza di un brevetto ad esso relativo.

Nel caso di specie, tuttavia, prima è stato inviato un atto di citazione e poi anche il testo del brevetto. Questo particolare iter avrebbe una spiegazione se il brevetto in questione non fosse ancora “accessibile al pubblico”, cosa che avviene normalmente dopo 18 mesi. Nel periodo di segretezza, infatti, chiunque può produrre legittimamente il trovato inventivo, a meno che non riceva una notifica ufficiale del testo del brevetto che segna il momento a partire dal quale ogni produzione è considerata illecita. Se questo fosse il caso concreto, prima doveva essere notificato il testo del brevetto e poi l’atto di citazione, in quanto se le due operazioni sono state effettivamente invertite, il primo atto ricevuto potrebbe essere viziato ed il procedimento civile potrebbe risultare inammissibile. Si tratta, comunque, di una situazione complicata che potrà essere risolta solo rivolgendosi ad un legale competente che, esaminati i documenti, potrà darle i consigli del caso.

Ho realizzato un particolare tipo di portamonete molto bello che ha suscitato l’interesse di molte persone dopo che l’ho presentato ad una fiera del settore. Vorrei brevettarlo ma mi dicono che non posso perché adesso è troppo tardi, è vero?

È, in effetti, buona regola depositare i brevetti dei propri oggetti innovativi prima di presentarli al pubblico, cosa che, purtroppo, non tutti fanno anche perché il più delle volte si aspetta prima di valutare il riscontro che un oggetto ha sul mercato e solo se è positivo si decide di brevettarlo, quando ormai non sempre è possibile farlo.

Se il portamonete realizzato presenta delle particolarità tecniche, nel senso che per il modo in cui è fatto consente di conservare o di distribuire meglio le monete ovvero ha al suo interno una qualche altra funzione brevettabile come invenzione o come modello di utilità, per richiedere il brevetto è davvero ormai troppo tardi.

La normativa in materia di brevetti consente infatti di depositare una domanda di brevetto solo quando il prodotto non è mai stato “divulgato” in qualsiasi forma e modo, per cui se il trovato è stato presentato ad una fiera risulta ampiamente divulgato tanto da privarlo del requisito della novità.

Tuttavia, considerato che nel caso di specie il trovato viene definito bello si potrebbe sempre optare per la registrazione del modello, ex modello ornamentale. La normativa in materia, posta a tutela della linea, della forma di un oggetto, consente infatti di poter registrare detta forma anche quando il suo titolare l’ha già presentata al pubblico, purché la registrazione avvenga entro un anno da quando è stata mostrata. Nel caso di specie, optando per questo tipo di registrazione non sarà comunque possibile impedire ad altri di realizzare un portamonete che abbia le stesse funzioni, ma si potrà impedire ad altri di realizzare un portamonete fatto esattamente come quello in oggetto, sia nella forma che nei colori.

Nel 1995 ho depositato una domanda di brevetto europeo tramite un mio amico commercialista, ma da allora non ho fatto più niente e non ho più saputo niente. Come posso essere sicuro che il brevetto sia stato accolto?

È piuttosto strano che al deposito di una domanda di brevetto europeo nel 1995 non sia seguita alcuna informazione da parte dell’Ufficio Europeo Brevetti.

Una volta depositata la domanda, essa deve infatti essere seguita nel suo iter, giungono spesso segnalazioni dall’ufficio e soprattutto devono essere pagate le tasse annuali di mantenimento in vita. In particolare dovrà essere sicuramente arrivato il rapporto di ricerca nel quale saranno stati riportati gli eventuali documenti simili al brevetto e dovrà essere stata poi pagata la tassa di esame. In cinque anni queste ed altre attività si sono rese necessarie, per cui è sorprendente che non sia pervenuta al titolare o al rappresentante alcuna comunicazione.

L’unica possibilità è che queste richieste siano state inviate direttamente al commercialista, ma quest’ultimo avrebbe poi dovuto informarla. La prima cosa da fare è, quindi, cercare di chiarire meglio la situazione con la persona che ha seguito la pratica. Nel caso in cui, comunque, in questi cinque anni non sia stata effettivamente mai pagata alcuna tassa, temo fortemente che il brevetto sia stato cancellato.

Il pagamento della tassa di esame e delle annualità è un adempimento in mancanza del quale il brevetto perde di valore e non c’è modo di recuperarlo. In caso di mancato pagamento l’Ufficio concede un termine di sei mesi entro il quale la tassa può essere pagata con una mora, ma trascorsi anche questi ulteriori sei mesi diventa veramente impossibile fare alcunché. Purtroppo la situazione non appare molto chiara e sembra che ci sia poco da sperare, ma per scrupolo è sempre possibile controllare lo stato del brevetto rivolgendosi direttamente all’Ufficio Europeo Brevetti per avere informazione certe sulla domanda.

Acquisto in esclusiva i prodotti di un’azienda che sono brevettati. Adesso mi sono accorta che il brevetto è stato concesso molto dopo rispetto a quando ho iniziato ad acquistare la merce ed un amico mi ha detto che, se è così, posso anche produrlo da sola senza che mi venga detto niente. È vero?

Un’invenzione per poter essere validamente brevettata deve essere nuova e quindi non deve essere mai stata prodotta, commercializzata o anche solo presentata al pubblico prima che la domanda di brevetto sia depositata. In caso contrario il brevetto perde di validità e chiunque può produrlo.

Il suo amico probabilmente si riferiva a questa particolare ipotesi, ma prima di giungere a formulare conclusioni azzardate è bene analizzare la situazione nel concreto, in quanto il rischio che si corre a copiare un brevetto è molto alto. La prima cosa che si deve tenere presente è di non confondere la data di concessione del brevetto con la data di deposito.

Può capitare benissimo che un brevetto sia depositato in una certa data e che poi sia concesso diversi anni dopo, per cui nel caso di specie può anche darsi che il fornitore abbia depositato una domanda di brevetto in data anteriore alla sua commercializzazione, ma che lo abbia ottenuto dopo del tempo.

In tali situazioni il fatto che il prodotto sia stato commercializzato tra il deposito e la concessione non danneggia minimamente il titolare del brevetto e certamente nessuno può produrlo senza il suo consenso. Dati poi i particolari rapporti di fornitura che intercorrono tra le parti sarebbe anche il caso di controllare il contenuto di eventuali clausole contrattuali, perchè spesso, in forniture del genere, viene espressamente previsto un divieto di concorrenza che, ulteriormente, impedirebbe al distributore una produzione in proprio.

Ho assemblato una bicicletta da corsa dal peso “X” utilizzando componenti comunemente commercializzati anche se provenienti in gran parte dall’estero. Posso ottenere il copyright o altre forme di protezione solo sul peso?

Il peso è una caratteristica dei beni che non può costituire oggetto di un diritto di privativa industriale, sia esso brevettuale o di altro genere. Ammettere una simile forma di tutela, infatti, significherebbe impedire a un qualunque altro soggetto di realizzare lo stesso bene avente identico peso, ma utilizzando componenti assolutamente diverse e dando, quindi, luogo ad un regime di monopolio.

Quello che si può fare per tutelare un trovato del genere è depositare un brevetto in cui descrivere il modo e le componenti usate per ottenere la bicicletta avente quel determinato peso “X”.

Nel caso in cui si tratti di un trovato privo di carattere inventivo “forte” in quanto è il mero risultato dell’assemblaggio di componenti già esistenti, la tutela offerta è ridotta ai minimi termini così che sarà possibile soltanto impedire ad un’altra persona di realizzare una bicicletta nello stesso modo brevettato, ma non sarà assolutamente possibile impedire ad un altro soggetto di assemblare quella stessa bicicletta modificando anche una sola delle componenti utilizzate.

In ogni caso se il peso ottenuto è davvero molto particolare, probabilmente sarà difficile che qualcuno possa ottenere lo stesso risultato realizzando una bicicletta di forma diversa per cui la tutela offerta dalla legge potrebbe essere sufficiente.

Devo presentare il brevetto di un nuovo strumento che ho inventato. Da un lato non voglio perdere tempo per evitare che qualcun altro lo brevetti prima di me, ma dall’altro ho paura che possa essere migliorato e quindi aggirato. Se lo brevetto ora posso avere i diritti anche su tutti i miglioramenti?

Sono perfettamente comprensibili i timori di chi inventa qualcosa ed ha paura di scoprire di essere stato anticipato per un soffio. Ovviamente è bene procedere con il deposito del brevetto il prima possibile, ma è anche bene avere le idee chiare su cosa si vuole tutelare. Quando l’invenzione, nel suo complesso, è chiara si può tutelarla, ma per comprendere quale sia la portata di questa protezione occorre prendere in considerazione diversi fattori.

Se l’invenzione è fortemente innovativa e si brevetta il concetto tecnico di base, sia esso un meccanismo particolare, o un particolare sistema elettronico, si avrà una protezione molto ampia. In tal caso, coloro che realizzassero dei perfezionamenti, potrebbero ugualmente brevettarli ma per poterli sfruttare, dal punto di vista commerciale, dovrebbero ottenere il consenso del primo inventore che in questo caso potrebbe stare relativamente tranquillo.

Viceversa se l’invenzione ha un carattere solo parzialmente innovativo, nel senso che innova una tecnica esistente solo in alcuni aspetti secondari, la tutela riguarderà questi ultimi e ciò non potrà impedire che altri trovino ulteriori accorgimenti, diversi, che possano migliorarla senza ricadere nell’ambito del primo brevetto. La cosa consigliabile è brevettare la forma che si ritiene la migliore possibile, ma purtroppo capita spesso che, passando dall’idea all’industrializzazione, il progetto iniziale muti e magari occorra fare un nuovo brevetto su questa sua evoluzione.