La registrazione come marchio d’impresa di segni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica è espressamente vietato dall’art. 13 Codice Proprietà Industriale. Tale divieto, però, secondo una dottrina e giurisprudenza costanti, non è assoluto, nel senso che è possibile registrare come marchio un nome geografico che, in relazione al prodotto o al servizio per il quale si chiede la registrazione stessa, non si presenta come indicazione di provenienza, ma come nome di fantasia.
In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Roma nella sentenza 2 marzo 1993, ai sensi della quale “Non trae in inganno sull’origine del prodotto l’adozione del marchio “Capri” per sigarette estere, essendo pacifico che nell’isola di Capri non vi sono coltivazioni di tabacco e che la località in questione non è in alcun modo collegata all’idea del fumo”. I giudici romani hanno fatto anche un’altra importante affermazione, sostenendo che “Il diritto al nome di un Comune è tutelato dall’art. 7 c.c. e dall’art. 21 l.m. (oggi art. 8 Codice Proprietà Industriale) per gli aspetti attinenti alla materia dei marchi”.
Quando il toponimo coincide con la denominazione di un soggetto pubblico, esattamente individuabile, alla valutazione sulla valenza descrittiva o decettiva del marchio si dovrebbe anteporre quella connessa alla tutela del diritto al nome: l’art. 7 c.c. è applicabile (come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione 26 febbraio 1981 n. 1185) anche alla persona giuridica pubblica o privata, nei confronti della quale sussiste la medesima esigenza di tutela accordata al nome della persona fisica. In entrambi i casi, infatti, esiste un diritto alla propria individualità, intesa come il complesso delle caratteristiche che contraddistinguono un determinato soggetto nel contesto sociale in cui lo stesso opera.