Marchio

Scopri tutte le informazioni sul mondo del marchio

  1. Cosa è un marchio
  2. Cosa si può registrare come marchio
  3. Tipi di marchio: il marchio collettivo
  4. Un marchio per ogni prodotto
  5. Territorialità
  6. I requisiti di validità del marchio
  7. I diritti esclusivi del titolare del marchio
  8. Registrazione, durata e rinnovo
  9. La decadenza
  10. La convalidazione
  11. I marchi “di fatto”
  12. I domain names
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 Cosa è un marchio

Distinguersi dalle altre aziende

Il marchio è il segno che identifica un prodotto o un servizio. Esso svolge importanti funzioni ed ha una rilevanza enorme nel successo di un’attività.

La funzione principale del marchio è quella di “origine” in quanto grazie al marchio si riconosce la provenienza di un prodotto o di un servizio da una certa impresa. Il marchio serve però anche a diffondere e fare accrescere la fama di un’impresa e la fiducia in chi acquista.

Perché registrare un Marchio?
Spesso attrae più il marchio che il prodotto in sé ed i consumatori ripongono fiducia nel marchio prima ancora di conoscere un nuovo prodotto. Il merchandising è un esempio evidente di come un marchio, nato con la funzione primaria di indicare l’origine di un prodotto o servizio, diventi un bene autonomo di grande valore.

Per chi inizia un’attività registrare il proprio marchio ha un’importanza strategica davvero rilevante, accresce la reputazione e consente di mettere in cassaforte un bene destinato ad aumentare in misura esponenziale il suo valore economico. Non a caso nelle cessioni di azienda il marchio rappresenta spesso il bene più importante e più ambito.

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 Cosa si può registrare come marchio

Scopri l’elenco di ciò che è concesso registrare


L’art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale) ci dice che possono essere registrati come marchio

tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

In particolare il marchio è un segno che può essere rappresentato graficamente da:

  • Parole
  • Nomi
  • Disegni
  • Lettere
  • Cifre
  • Suoni
  • Colori
  • Forma

O una Combinazione di essi.

Tuttavia per quanto attiene alla possibilità di registrare come marchio un nome di persona le varie normative nazionali pongono spesso dei limiti di natura diversa. Per quanto riguarda la normativa italiana l’art. 8 CPI prevede che i nomi di persona diversi dal nome di chi chiede la registrazione possono essere registrati a condizione di non ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi. Tuttavia se questi nomi appartengono a personaggi famosi possono essere registrati solo dalla persona famosa o con il suo consenso.

Particolarmente complessi da registrare e difendere in giudizio, ma spesso utilissimi per potere frenare l’effetto imitativo dei concorrenti su prodotti storici di un’azienda, sono i marchi di forma.

I marchi di forma sono costituiti dalla forma del prodotto quando essa è idonea a rendere il prodotto riconoscibile anche senza l’apposizione di un altro marchio. La forma, per potere essere registrata come marchio non deve essere necessaria per ottenere un risultato tecnico e non deve corrispondere con la forma imposta dalla natura del prodotto.

L’art. 9 CPI prevede infatti che

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Una norma analoga esiste anche nel Regolamento sul marchio europeo. Stabilire quando una forma “dà un valore sostanziale al prodotto” è questione complessa su cui spesso si discute nelle aule di giustizia.

Ufficio Brevetti - Il marchio: cosa può essere registrato

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 Tipi di marchio: il marchio collettivo

La tipologia di marchi più diffusi

Il marchio che comunemente conosciamo e di cui maggiormente parliamo anche in queste pagine è il marchio d’impresa che identifica, appunto, i prodotti o i servizi di un’impresa.

Esiste però un particolare tipo di marchio che ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che può essere registrato solo da enti che svolgono analoga funzione.
Il caso più classico è quello dei Consorzi che registrano un marchio collettivo e poi consentono alle imprese che rispettano determinati requisiti di poterlo utilizzare, con ciò garantendo i consumatori della qualità e delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi.

Per ottenere un marchio collettivo occorre seguire una procedura specifica ed in particolare in fase di domanda deve essere depositato un “regolamento” sull’uso del marchio che deve garantire un trattamento equo e controlli sull’uso del marchio da parte di chi lo registra.


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 Un marchio per ogni prodotto

Scopri l’elenco di ciò che è concesso registrare

È bene sapere che registrare un marchio non significa monopolizzare in modo assoluto l’uso del segno o della parola scelta potendo impedire ad altri di utilizzarlo in ogni modo. Il marchio in realtà conferisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo in esclusiva solo per quei prodotti o servizi di suo interesse che dovranno essere accuratamente indicati nella domanda di registrazione e per quei prodotti o servizi che possano considerarsi affini.

Per questo è importante fare bene presente al proprio consulente che cosa si vuole tutelare e per che cosa si intende usare il marchio in modo da permettere la migliore individuazione possibile dei prodotti o servizi da proteggere. Nel caso poi un’impresa ampli la propria attività si potrebbero rendere necessarie registrazioni di marchio ulteriori per nuove classi di prodotti o servizi, al fine di ottenere la migliore protezione possibile.


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 Territorialità

Dove ha validità il marchio

Un marchio è protetto solo nello stato in cui viene registrato.

Un marchio italiano ha quindi effetto soltanto in Italia con la conseguenza che qualsiasi altra persona potrebbe registrare lo stesso marchio al di fuori dell’Italia e vantarne diritti esclusivi su quei territori.

Se si vuole ottenere la protezione del marchio in uno o più paesi esteri occorrerà depositare il marchio singolarmente negli stati di interesse oppure scegliere il Marchio Europeo che consente di potere tutelare il marchio in tutti gli stati dell’Unione Europea o il Marchio Internazionale con il quale si può proteggere il marchio in un numero considerevole di stati a livello mondiale.

Ufficio Brevetti - Il marchio: territorialità

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 I requisiti di validità del marchio

Prima di registrare un marchio informati

Un marchio per essere valido deve essere NUOVO, LECITO e dotato di CAPACITA’ DISTINTIVA.

NUOVO – Il marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati, o molto diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi che il marchio andrà ad individuare. Pertanto prima di scegliere di adottare un marchio è buona regola effettuare una ricerca per verificare che quel segno non sia già stato registrato almeno per prodotti o servizi simili a quelli che si vogliono offrire. È poi sempre non nuovo il marchio che sia uguale ad un marchio notorio anche se si decidesse di utilizzarlo per prodotti o servizi diversi da quelli rappresentati dal marchio in quanto in tale caso il marchio notorio gode di quella che si chiama una tutela “ultramerceologica”. L’esempio classico di un marchio notorio è il marchio “Coca-Cola” conosciuto a livello mondiale anche da chi non consuma la famosa bibita.

LECITO – Un marchio deve essere lecito e quindi non offendere altri o il senso del “buon costume” ma soprattutto deve essere dotato di capacità distintiva.

CAPACITA’ DISTINTIVA – Un segno ha capacità distintiva quando è in grado di identificare in modo immediato i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra impresa. Per ottenere questo risultato è buona regola preferire segni o parole di fantasia ad effetto.

Le parole astratte, che hanno un significato del tutto diverso dal prodotto che identificano sono solitamente quelle che danno origine a marchi forti, ovvero dotati di alta capacità distintiva e che possono essere meglio difesi dalla contraffazione.

I marchi che in qualche modo contengono o richiamano parole o segni che fanno capire di quale prodotto o servizio si tratta, quando possono essere registrati, sono comunque marchi normalmente considerati deboli e quindi più facilmente imitabili dai concorrenti.

Ovviamente non è mai possibile registrare come marchio parole o segni che coincidono con il nome di un prodotto o di un servizio.

Talvolta accade che un segno che nasce debole può diventare un marchio forte a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della fama che ha acquistato sul mercato. È il c.d. “secondary meaning”.

All’opposto, un marchio che nasce come distintivo ma diventa a seguito dell’uso un nome generico riferito ad un prodotto può perdere la sua forza protettiva per effetto della c.d. “volgarizzazione”.

Il marchio non può mai essere ingannevole. Un marchio non può pertanto contenere parole che facciano pensare che il prodotto o contenga ingredienti o abbia qualità che in realtà non ha. Un tale marchio sarebbe infatti considerato “decettivo”, ovvero ingannevole e come tale sarebbe nullo.

Ufficio Brevetti - Il marchio: i diritti del titolare

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 I diritti esclusivi del titolare del marchio

Quali benefici specifici ottieni

Il titolare del marchio acquista il diritto esclusivo di fare uso esclusivo del marchio.

In particolare, come previsto chiaramente dall’art. 20 CPI,

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Quindi non è mai ammessa l’identità di marchi e prodotti/servizi, mentre nel caso in cui vi sia una similitudine occorre accertare se sussista un rischio di confusione. Nel caso in cui il marchio sia molto famoso non è mai ammesso il suo uso anche per prodotti o servizi diversi quando chi usa il marchio trae un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio precedente o reca al marchio famoso un indebito pregiudizio.


Ufficio Brevetti - marchio
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 Registrazione, durata e rinnovo

Ma quanto dura un marchio? È possibile rinnovarlo?

I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare del marchio si ottengono con la registrazione del marchio stesso.

I diritti decorrono dalla data di deposito della prima domanda di registrazione marchio e durano 10 anni allo scadere dei quali è possibile rinnovare il marchio presentando una nuova domanda di rinnovo per ulteriori 10 anni.

L’art. 19 CPI prevede che

1. Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

Pertanto si può ottenere un marchio registrato anche prima di usarlo a condizione che ci si proponga di usarlo in un tempo ragionevole che la legge italiana individua entro i 5 anni dalla data di registrazione.


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 La decadenza

Dopo la registrazione è obbligatorio utilizzare il marchio

Come previsto dall’art. 24 CPI un marchio deve essere usato entro cinque anni dalla registrazione “a pena di decadenza”.
Pertanto chi non utilizza il marchio per cinque anni consecutivi dopo la registrazione rischia di perderlo soprattutto se qualcun altro procede a registrare a sua volta quello stesso marchio. La legge prevede alcune eccezioni a questa rigida regola ma sono molto limitate per cui è opportuno usare il marchio per mantenerlo in vita.


Ufficio Brevetti - marchio
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 La convalidazione

Un concetto fondamentale da comprendere

Così come un marchio valido può decadere, all’opposto, un marchio nullo può “diventare valido” ovvero convalidarsi. Ciò si verifica quando il titolare di un marchio anteriore ha omesso di fare causa al titolare di un marchio successivo, di cui conosceva l’esistenza, e sono trascorsi cinque anni dalla data di registrazione del marchio successivo.

Questa è praticamente l’unica ipotesi in cui due marchi, anche identici, possono coesistere ed essere entrambi validi.


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 I marchi “di fatto”

Un concetto fondamentale da comprendere

Oltre al marchio registrato nel nostro ordinamento esiste anche il marchio “di fatto” che è un marchio utilizzato senza essere stato registrato.

Questo marchio garantisce una protezione debole ed è soggetto non solo al rischio di contraffazione ma anche all’eventualità che altri procedano a registrarlo precedendo chi lo utilizzava per primo.

L’esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente sia per i bassi costi sia per gli enormi vantaggi pratici ed economici che se ne traggono. Tuttavia il marchio di fatto non è sfornito di ogni tutela ma si può difendere in giudizio a condizione che si dimostri, con abbondanza di prove, che quel marchio anche se non registrato è stato usato ampiamente sul territorio nazionale in modo da avere acquistato una certa fama. La prova dovrà essere fornita da chi vuole difendere quel marchio attraverso l’esibizione di fatture di vendita ma soprattutto di articoli di giornale, campagne pubblicitarie e quanto può essere utile a dimostrarne la diffusione. Talvolta si rende necessario fare svolgere anche un’indagine specialistica di tipo demoscopico sulla conoscenza che il mercato ha del marchio.

Con il marchio registrato tutto questo non serve in quanto basterà dimostrare di avere ottenuto la registrazione di un marchio per potere chiedere la sua tutela.


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 I domain names

Un requisito fondamentale per registrare il marchio e per impedirne la registrazione a terzi

Il nome a dominio è l’indirizzo attraverso cui si può raggiungere un sito (nel nostro caso il nome a dominio è “ufficiobrevetti.it” a cui è collegato il sito relativo).

Il Codice della Proprietà Industriale ha riconosciuto il nome a dominio come un segno distintivo per cui, se ricorrono determinate condizioni, esso assume una forza analoga a quella di un marchio di fatto e la sua preesistenza può essere di ostacolo alla registrazione di marchi successivi ad esso identici.

Viceversa il titolare di un marchio anteriore rispetto al nome di dominio può impedire ad altri di utilizzare quel marchio come nome di dominio e, se ne ricorrono i presupposti, può anche recuperare il dominio Internet di proprio interesse e farlo assegnare a proprio nome.