Marchio italiano

Scopri come registrare un marchio in Italia

  1. Le scelte preliminari
  2. Come depositare una domanda di marchio italiano
  3. La procedura di registrazione del marchio
  4. Le opposizioni di terzi
  5. Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio
  6. Ritiro e limitazione della domanda di registrazione
  7. Cessione del marchio
  8. Normativa di riferimento
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 Le scelte preliminari

Prima di registrare un marchio italiano assicurati di aver letto questo paragrafo

Prima di depositare un marchio occorre scegliere come depositarlo, se verbale o grafico, in quali classi registrarlo e dove registrarlo.

È poi importante effettuare una ricerca di novità per accertarsi che il marchio che si è scelto non sia già registrato da altri. Se non lo avete già fatto vi consigliamo di leggere la sezione Registrare un marchio che fornisce utili consigli al riguardo.

Quando l’analisi preliminare è stata effettuata con cura e, come sempre si consiglia, con l’aiuto di un consulente esperto in materia, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione.

Esistono due tipi di domande:

  1. la domanda di primo deposito che si prepara quando si deposita un marchio per la prima volta.
  2. la domanda di rinnovo che invece si utilizza, appunto, quando si deve domandare il rinnovo di un marchio già esistente alla scadenza dei 10 anni.

Nei due casi la domanda di registrazione deve essere predisposta in modi diversi. In questa sezione ci occuperemo di trattare la domanda di primo deposito.

La domanda di registrazione avviene esclusivamente in via telematica attraverso un’apposita piattaforma che richiede l’uso della firma digitale.

L’operazione non è semplicissima e si consiglia sempre di rivolgersi ad un esperto della materia.
In alternativa ci si può rivolgere alla Camera di Commercio che tuttavia non fornisce consulenza ma si limita a trasmettere per via telematica la domanda di marchio predisposta dall’utente.


Ufficio Brevetti - marchio italiano
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 Come depositare una domanda di marchio italiano

L’iter per preparare una corretta domanda

Per depositare la domanda di registrazione occorre compilare un apposito modulo online in cui devono essere indicati i dati del richiedente, ovvero il titolare del marchio, i dati del marchio e le classi di prodotti o servizio che il marchio vuole rivendicare.

La scelta delle classi deve essere fatta con particolare cura consultando la classificazione di Nizza di riferimento e preoccupandosi di controllare quale sia l’edizione in vigore al momento del deposito della domanda.

Non è più possibile limitarsi ad indicare il numero della classe ma occorrerà elencare in modo dettagliato i prodotti ed i servizi di proprio interesse.

Si deve allegare una riproduzione del marchio, a colori o in bianco/nero a seconda della scelta che si è operata, si devono pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di marchio e al numero delle classi. Per conoscere le tasse in vigore al momento del deposito della domanda si consiglia di consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento sull’uso del marchio.

Predisporre bene la domanda di registrazione è importante tanto quanto analizzare bene il segno prima di depositarlo in quanto è da queste scelte preliminari che dipende la possibilità di difendere il marchio in caso di contraffazione.

L’assistenza di un consulente esperto in materia è quindi fondamentale per potere avere la migliore protezione possibile.

Ufficio Brevetti - Il marchio: protezione del marchio italiano

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 La procedura di registrazione del marchio

L’iter per una registrazione corretta

Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l’esame della pratica che si articola in alcune fasi.

Un primo esame formale e tecnico è svolto dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che controlla la conformità formale della domanda (artt. 148 e 156 CPI) e l’assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione. Ad esempio un marchio contrario al buon costume può essere respinto direttamente dall’ufficio, così come un marchio offensivo.

Se invece il marchio supera questo esame dell’ufficio, allora viene pubblicato nel Bollettino dei marchi che è a disposizione del pubblico.

Da quel momento ogni eventuale titolare di un marchio anteriore identico o simile o chiunque ritenga che la domanda di marchio viola un suo diritto può presentare Opposizione alla registrazione di fronte all’UIBM entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

Se viene presentata opposizione si apre un procedimento amministrativo nel corso del quale chi ha presentato la domanda di marchio può difendersi nei confronti di chi si oppone a che il marchio venga concesso. Alla fine del procedimento di opposizione viene emessa una decisione che può comportare la concessione o il rifiuto del marchio.

Se invece nessuno presenta opposizione il marchio viene concesso ed assegnata una data di concessione. Il titolare potrà quindi ritirare il relativo attestato di registrazione.


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 Le opposizioni di terzi

Chi può bloccare una registrazione e con quali motivazioni

I titolari di marchi o diritti anteriori possano opporsi alla registrazione di un marchio entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda secondo l’art. 176 CP.

È bene ricordare che per diritti anteriori non si intendono solo marchi europei anteriori ma anche marchi nazionali o marchi internazionali che abbiamo effetto in Italia.

L’art, 176, comma 5, CPI prevede che

Con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere c) e d), (3) per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8

Ciò significa che motivi di opposizione possono essere:

    • Il marchio per cui è richiesta la registrazione è identico al proprio marchio per prodotti o servizi identici;
    • Il marchio per cui è richiesta la registrazione è identico o simile al proprio marchio per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
    • Manca il consenso da parte dell’avente diritto per la registrazione come marchio di ritratti di persone, di nomi di persone, se notori i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, polito o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economica.

Per presentare opposizione occorre compilare un apposito modulo disponibile online sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, allegare copia dei marchi anteriori o prove dei diritti anteriori e motivare adeguatamente il proprio ricorso. Si dovranno altresì pagare le tasse di opposizione previste al momento del deposito.

Ricevuta l’opposizione e verificata la sua ammissibilità, l’UIBM informa il titolare ed assegna alle parti un termine per potere trovare un accordo ed un successivo termine per presentare prove ed argomenti a sostengo delle proprie ragioni.

Se le parti raggiungono un accordo l’opposizione si estingue, altrimenti ogni parte deposita le proprie memorie difensive dopo di che l’ufficio emette la propria decisione.

In questa fase è di fondamentale importanza farsi assistere da un consulente esperto in quanto gli atti che si devono predisporre dovranno contenere argomentazioni giuridiche spesso molto complesse.

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 Il ricorso contro le decisioni dell’Ufficio

Con i giusti presupposti si può vincere il ricorso

Contro i provvedimenti dell’UIBM con i quali l’ufficio respinge, totalmente o parzialmente, una domanda è possibile presentare ricorso di fronte alla Commissione dei Ricorsi (art. 135 CPI).

Di fronte alla Commissione dei Ricorsi possono essere impugnate anche le decisioni emesse in sede di Opposizione.

La Commissione dei Ricorsi è composta da magistrati e professori nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le sentenze della Commissione possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione.

Data la natura del procedimento è necessario farsi rappresentare da un Avvocato o da un Consulente in Proprietà Industriale non solo per la particolare difficoltà della materia ma anche in quanto previsto dalla legge.


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 Ritiro e limitazione della domanda di registrazione

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del marchio, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirare la domanda (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, riducendo il numero delle classi inizialmente rivendicate.

Può essere necessario ritirare o limitare il marchio, ad esempio, quando sorge un conflitto con un terzo che vanta diritti preesistenti.

Modifiche alla domanda di marchio possono essere apportate ma solo entro limiti strettissimi e sempre senza alterare e tanto meno ampliare la tutela sostanziale del marchio. Non si può tuttavia mai cambiare l’immagine del marchio.

Una modifica non solo consentita ma anzi dovuta è quella relativa al cambiamento di residenza del titolare del marchio.

Variazioni anagrafiche, rinunce e limitazioni devono essere comunicate all’ufficio presentando un’apposita istanza di annotazione.


Ufficio Brevetti - marchio italiano
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 Cessione del marchio

A chi è possibile cedere o affittare il marchio

Un marchio, oltre che usato, può essere ceduto o dato in licenza a terzi. Nel primo caso si ha qualcosa di analogo ad una vendita per cui il marchio cambia “proprietario”. Nel secondo caso si ha una sorta di “affitto” con cui se ne concede l’uso a terzi dietro il pagamento di un canone.

I contratti di cessione marchio sono molto delicati.

Occorre infatti avere ampia cognizione del marchio che si sta vendendo, ma soprattutto acquistando, per cui è opportuna un’analisi tecnica tesa a controllare che il marchio sia in vita, che non ci siano conflitti potenziali o attuali, che non siano stati stipulati accordi di coesistenza e simili. Tutto ciò si ottiene sottoponendo il marchio ad una accurata analisi (c.d. due diligence) senza la quale si corre il rischio di comprare una scatola vuota. Altro aspetto rilevante è poi quello del valore del marchio, non facile da stabilire senza l’ausilio di un esperto.

La cessione, o licenza, di un marchio deve essere trascritta all’UIBM attraverso un’apposita istanza di trascrizione. La trascrizione è necessaria per l’efficacia verso terzi e soprattutto a garanzia della parte acquirente o licenziataria.


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 Normativa di riferimento

Scopri il testo ufficiale della normativa

D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).