Si può proteggere il marchio composto da due lettere?

I marchi composti da due lettere possono presentare alcuni problemi in sede di difesa legale in quanto si ritiene che nessuno abbia il diritto di utilizzare in via esclusiva una lettera dell’alfabeto. Tuttavia, le sigle sono normalmente protette come marchio registrato e questo indipendentemente dal significato che esse assumono una volta spiegate, nel senso che se registriamo il marchio MB per indicare Maria Bianchi, ciò che si protegge è MB per cui nessuno può utilizzare quelle lettere neppure attribuendo loro un significato diverso, ad esempio Marco Baroni.

Detto questo, in linea di massima è da escludere che un’altra persona possa utilizzare il proprio marchio aggiungendo un’altra parola, in quanto con la registrazione si ha il diritto di impedire l’uso del marchio da solo o inserito in altre combinazioni. Perché questo sia possibile è però necessario che il marchio registrato sia “forte”, ovvero non esistano marchi simili registrati da altri, fatto questo che si verifica con una certa frequenza in relazione ai marchi composti da lettere.

La forza del proprio marchio dipende inoltre dall’uso che ne viene fatto, per cui se viene reclamizzato, promosso ed utilizzato massicciamente ciò contribuisce a rafforzarne il valore e agevola nella difesa. Altra considerazione da fare riguarda poi il settore in cui il marchio viene utilizzato: se viene apposto su dolci e l’altra persona lo appone su scarpe o vestiti, non c’è alcuna affinità tra i due settori per cui non si potrà avanzare alcuna pretesa. Se invece le attività sono concorrenti o comunque relative ad uno stesso settore commerciale allora si potrebbe richiedere al giudice un provvedimento con il quale vietare al contraffattore di utilizzare il marchio.

Si può registrare come marchio il nome di un gioco da fare in Internet?

Lo sviluppo di internet e la nascita di nuovi business ad esso legati, creano non pochi problemi agli operatori commerciali ed ai legali, costretti ad interpretare ed adattare una normativa che non è nata per il mondo telematico. Effettivamente, prima di immettere un marchio su internet sarebbe opportuno fare una ricerca internazionale di novità per assicurarsi che altri non abbiano già registrato un marchio simile in qualche parte del mondo. Tuttavia questo tipo di indagini non solo è difficile da svolgere ma è anche abbastanza costoso, per cui le grandi aziende limitano la ricerca agli stati nei quali la rete è più diffusa come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, oltre ovviamente l’Italia, altri, invece, la limitano al territorio nazionale anche se possono esistere dei rischi, come insegna la causa tra l’americana PlayBoy e l’italiana PlayMan, alla quale il giudice statunitense intimò la chiusura del sito internet fino a quando non fosse riuscita ad impedire la diffusione del sito negli Stati Uniti, dove PlayMan non può diffondere il suo marchio perché simile a quello registrato da PlayBoy. Infatti, PlayMan può validamente usare il marchio in Italia, ma non esistendo una tecnologia che consenta di diffondere le pagine internet solo in alcune parti del mondo, gli fu imposta la chiusura del sito.

Altro problema è l’apposizione del simbolo ® di marchio registrato: infatti se si registra solo in Italia il proprio marchio, in teoria non sarebbe possibile apporre la ® se il marchio viene diffuso negli Stati Uniti, o in altri stati in cui il marchio registrato non è.

Tutti questi problemi sono attualmente di difficile soluzione pratica ed i giuristi di tutto il mondo stanno lavorando negli ultimi anni proprio per trovare una soluzione a fenomeni nuovi ai quali mal si adattano le vecchie regole. Allo stato attuale il consiglio migliore per ottenere un minimo di tranquillità senza spendere cifre esorbitanti è quello di fare una ricerca di novità almeno tra i marchi italiani e statunitensi e poi procedere alla registrazione del marchio almeno in Italia e alla sua immissione in rete, fornendosi una prova su carta o su supporto digitale della data in cui avviene l’inserimento in internet.

Sono il presidente di un’associazione ed ho intenzione di realizzare un giornalino da distribuire al pubblico. Vorrei tutelare il nome del giornale in modo che nessuno possa copiarlo. Come posso fare?

Il nome di una testata giornalistica è protetto automaticamente dalla legge sul diritto d’autore, senza che occorra fare niente di particolare, in quanto l’art. 100 prevede che “il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto altre opere in della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale”.

Tuttavia, da questa norma si evince che la protezione offerta è limitata all’uso del nome in altre opere della stessa specie, per cui esso potrebbe essere utilizzato per individuare testate di tipo del tutto diverso o prodotti, quali quaderni, diari o altri oggetti di cartoleria che, pur essendo affini, non potrebbero essere definiti dello stesso genere di un giornale. Pertanto, se si intende utilizzare il nome del giornalino anche ad altri scopi e si vuole impedire in modo ampio ad altri di utilizzarlo, è consigliabile depositare il nome come marchio, almeno per i prodotti indicati in classe 16, ovvero per tutti quei prodotti di tipo “cartaceo” che vanno dai giornali agli articoli di cartoleria. In questo modo si potrà impedire ai terzi di utilizzare quel nome per qualsiasi tipo di giornale, indipendentemente dal contenuto ed anche dopo che, eventualmente, sarà cessata la pubblicazione del giornale originario. La normativa sui marchi, infatti, consente al richiedente di esercitare un diritto più ampio e di poter sfruttare il marchio anche ad altri fini, nel caso in cui intenda promuoverlo.

Sono titolare di un’azienda produttrice di caminetti. Avrei intenzione di utilizzare come marchio per una mia nuova linea il nome del paese in cui sono nato. Posso farlo o esistono particolari divieti che me lo impediscono?

La registrazione come marchio d’impresa di segni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica è espressamente vietato dall’art. 13 Codice Proprietà Industriale. Tale divieto, però, secondo una dottrina e giurisprudenza costanti, non è assoluto, nel senso che è possibile registrare come marchio un nome geografico che, in relazione al prodotto o al servizio per il quale si chiede la registrazione stessa, non si presenta come indicazione di provenienza, ma come nome di fantasia.

In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Roma nella sentenza 2 marzo 1993, ai sensi della quale “Non trae in inganno sull’origine del prodotto l’adozione del marchio “Capri” per sigarette estere, essendo pacifico che nell’isola di Capri non vi sono coltivazioni di tabacco e che la località in questione non è in alcun modo collegata all’idea del fumo”. I giudici romani hanno fatto anche un’altra importante affermazione, sostenendo che “Il diritto al nome di un Comune è tutelato dall’art. 7 c.c. e dall’art. 21 l.m. (oggi art. 8 Codice Proprietà Industriale) per gli aspetti attinenti alla materia dei marchi”.

Quando il toponimo coincide con la denominazione di un soggetto pubblico, esattamente individuabile, alla valutazione sulla valenza descrittiva o decettiva del marchio si dovrebbe anteporre quella connessa alla tutela del diritto al nome: l’art. 7 c.c. è applicabile (come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione 26 febbraio 1981 n. 1185) anche alla persona giuridica pubblica o privata, nei confronti della quale sussiste la medesima esigenza di tutela accordata al nome della persona fisica. In entrambi i casi, infatti, esiste un diritto alla propria individualità, intesa come il complesso delle caratteristiche che contraddistinguono un determinato soggetto nel contesto sociale in cui lo stesso opera.

Si può utilizzare per una rivista il nome di un quotidiano che non è registrato come marchio?

Se il nome della testata fosse molto noto, non si potrebbe in alcun caso procedere alla registrazione del marchio proprio a causa della notorietà del nome. Anche se così non fosse, comunque, registrando l’eventuale marchio non ci si pone al riparo da ogni rischio, e soprattutto, non si acquista automaticamente il diritto di utilizzare quel nome per realizzare una pubblicazione analoga a quella già in vita, anche se fosse in procinto di essere abbandonata.

Il nome di una rivista, di un giornale o di altre pubblicazioni periodiche è infatti protetto dall’art. 100 della legge sul diritto di autore, che vieta a chiunque di poterlo utilizzare per altre riviste della stessa specie non solo contemporaneamente, ma anche prima che siano decorsi due anni da quando è cessata la precedente pubblicazione. Pertanto solo nel caso in cui la rivista ideata abbia un contenuto completamente diverso da quella attualmente in vita, ad esempio una si occupa di finanza e l’altra di floricultura, è possibile utilizzare quel nome per la propria pubblicazione, in caso contrario, anche procedendo alla registrazione del marchio non si risolve alcun problema.

Il marchio ha una funzione commerciale e serve per indicare un prodotto od un servizio e distinguerlo da quello dei concorrenti, consentendo ai clienti di conoscere sempre chi sia il produttore. La protezione offerta dall’art. 100 L.d.A. è specificatamente ed esclusivamente dettata per le riviste ed i periodici ed essendo, pertanto, speciale prevale sulla tutela accordata dalla normativa sui marchi.

Per ottenere la protezione di un piccolo slogan da usare in tutta Europa, è necessario depositare un marchio per ogni lingua ed in ogni stato o è sufficiente una sola domanda che le comprenda tutte?

Se si tratta di un marchio composto solo da parole nel momento in cui si procede con la domanda di registrazione occorre indicare esattamente il tipo di parola o parole che si intende proteggere. Il quesito posto presenta due aspetti di difficoltà: il primo relativo alla possibilità di proteggere in uno stato una frase scritta in lingue diverse, come se, ad esempio, si volesse impedire ad altre persone di utilizzare il proprio marchio in Italia, oltre che scritto in italiano, anche scritto in francese o tedesco. Il secondo aspetto è relativo ai luoghi nei quali si vuole essere tutelati ovvero solo l’Italia oppure anche altri stati.

Dal primo punto di vista, è certamente possibile, nel momento in cui si deposita un marchio italiano in Italia, inserire tra parentesi anche la traduzione di quel marchio in altra lingua, tuttavia, avendo effetto in Italia il marchio vero e proprio, oggetto della protezione sarà quello in lingua italiana. Resta da dire, però, che alcuni giudici hanno ritenuto non nuovi marchi che fossero la mera traduzione in altra lingua di un segno già noto, come nel caso di Nouvelle Frontiére e New Frontier.

In ogni caso, così facendo, il segno è protetto solo in Italia e non anche in altri stati in cui si vuole utilizzare, per cui la cosa più conveniente sarebbe quella di escludere un deposito nazionale e di effettuare direttamente il deposito di un marchio comunitario. In questo modo siprotegge contemporaneamente lo slogan in ogni paese dell’Unione Europa, ricevendo maggiori garanzie e con un notevole risparmio di denaro.

Stiamo partendo con un’attività e volevamo sapere se è possibile registrare, oltre che il nome della società, anche una frase che lo compone? Inoltre, per i prodotti, possiamo brevettare i nomi delle linee?

Indubbiamente, nel momento in cui si avvia un’attività commerciale, la scelta dei nomi rappresenta uno dei momenti più importanti per la strategia d’impresa e maggiormente importante è avere la garanzia di poter essere gli unici ad utilizzarli.

Riguardo al primo quesito, negli ultimi anni si è assistito sempre più spesso alla registrazione di frasi, oltre che di parole, che individuano un prodotto o un servizio, come accade soprattutto nel settore delle nuove tecnologie. Pertanto è possibile registrare la frase, ma nello stesso tempo è consigliabile procedere con due pratiche distinte e non inserire il nome della società nella stessa registrazione della frase, perché così facendo i due segni restano vincolati l’uno all’altro.

Ne consegue che, se un giorno si annoia della frase da abbinare al nome, o viceversa, e continua ad utilizzare solo l’uno o l’altro, sul segno usato ha una tutela molto ridotta e claudicante. La cosa migliore è quindi registrare il nome della società ed a parte registrare lo slogan in modo che le due cose possano circolare anche in modo indipendente.

Riguardo al secondo quesito non si tratta di “brevettare” i nomi, ma sempre di registrarli come marchi d’impresa. Seguendo, quindi, la stessa procedura necessaria a tutelare il nome aziendale e lo slogan, è possibile registrare anche i nomi delle varie linee di abbigliamento e, successivamente o se si ritiene conveniente, registrare anche i nomi dei singoli prodotti. La cosa essenziale è quella di indicare con estrema precisione il tipo di uso che di un certo nome si intende fare, descrivendo per quali prodotti o servizi lo si utilizzerà, in modo da distinguere le varie registrazioni l’una dall’altra.

Una cosa consigliabile, prima di iniziare a commercializzare dei prodotti, è quella di effettuare una ricerca di novità per accertarsi che quei nomi non siano già stati registrati da altri.

Dovendo tutelare un mio marchio in Germania mi conviene più fare il deposito direttamente in quello stato o scegliere il marchio internazionale?

La scelta tra il marchio nazionale in Germania ed il marchio internazionale dipende essenzialmente dal tipo di tutela che vuole ottenere e dalla situazione attuale del marchio. Il marchio nazionale costa, ovviamente, meno rispetto a quello internazionale e consente, normalmente, di ottenere la registrazione in tempi più rapidi.

Tuttavia, se sussiste un interesse anche per altre nazioni, è preferibile il marchio internazionale tramite il quale con un’unica procedura si riescono a coprire contemporaneamente più stati. Il marchio internazionale, però, può essere depositato solo sulla base di un precedente marchio nazionale o comunitario registrato, per cui se non si ha un marchio già concesso le cose si fanno più complicate. In questo caso infatti si dovrebbero contemporaneamente depositare un marchio a livello nazionale e presentare domanda di marchio internazionale che, tuttavia, prenderà data solo dal momento della concessione del primo deposito. Si tratta di una procedura piuttosto complessa che normalmente viene seguita da studi specializzati.

Per le prime informazioni è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio più vicina che è la sede presso la quale si deposita sia un marchio italiano che un marchio internazionale. Se invece si opta per il solo deposito in Germania dovrà necessariamente trovare uno studio in quello stato che possa seguire la pratica, in quanto ogni Stato ha la propria disciplina ed è facile commettere errori.

Devo registrare un marchio ma prima vorrei essere sicura di non avere problemi con altri che lo abbiano eventualmente usato prima di me. Cosa posso fare?

Prima di registrare un marchio è buona regola effettuare un’indagine seria per accertarsi che sul nome prescelto non sussistano già diritti da parte di altre persone o aziende. Per fare una ricerca del genere si possono consultare delle banche dati alcune delle quali a disposizione del pubblico, altre più complesse da interrogare ed a pagamento. Le prime sono a disposizione degli interessati presso le camere di Commercio o sul internet all’indirizzo www.uibm.gov.it.

Tuttavia si deve tenere presente che questa banca dati nazionale ha il limite di non comprendere al suo interno i marchi comunitari e gli internazionali che hanno, comunque, un loro valore anche sul territorio italiano. Inoltre, per poter effettuare una ricerca completa, occorrerebbe fare un controllo non solo sui marchi identici a quello che si vuole utilizzare, ma anche su quelli simili o che lo ricordano dal punto di vista fonetico, cosa che diventa difficile fare tramite le banche dati a consultazione pubblica.

Nel caso in cui si abbiano dei presentimenti sul possibile preuso di un marchio è pertanto spesso consigliabile rivolgersi a ricercatori privati che utilizzano parallelamente più archivi confrontandoli tra di loro. Nel caso in cui, invece, un’azienda avesse utilizzato un marchio senza registrarlo, allora esso non risulterebbe neppure dalle banche dati ed il controllo dovrebbe essere fatto esclusivamente in modo empirico cercandolo sul mercato, nelle riviste o alle fiere di settore.

È da tenere comunque presente che se il marchio è stato usato, e non registrato, a livello locale esso non pregiudica la registrazione successiva da parte di terzi, a meno che la stessa non sia avvenuta in mala fede.

Anni fa mio padre, titolare dell’impresa “X” aveva registrato il marchio. Nel 1993 l’impresa ha cessato la sua attività, anche se giuridicamente esiste ancora. Vorrei sapere se il marchio è ancora valido e come faccio a mantenerlo in vita.

Per valutare lo stato del marchio è innanzitutto indispensabile conoscere la data del deposito, a partire dalla quale iniziano a decorrere i diritti a favore del titolare ed anche i termini per i rinnovi successivi. Un marchio ha una durata massima di dieci anni, dopo di che può essere eventualmente rinnovato sempre per periodi di dieci anni. Questo è vero a partire dal 1992, mentre in precedenza un marchio durava venti anni, anche se era prevista la possibilità di pagare le tasse in due rate decennali.
Inoltre bisogna valutare che tipo di marchio è stato registrato e cioè un marchio italiano o internazionale, perché anche in questo caso possono esserci delle differenze nel calcolo dei termini.
Il consiglio pratico è, per iniziare, quello di rivolgersi alla Camera di Commercio presso la quale esiste un ufficio che si occupa di brevetti e marchi, tramite il quale effettuare una ricerca e controllare tutti questi dati, incluso il pagamento delle tasse. Se il marchio è stato depositato o rinnovato in una data inferiore a dieci anni, esso risulterebbe ancora in vita e sarà possibile successivamente provvedere a rinnovarlo allo scadere dei dieci anni.
Il fatto che l’impresa abbia cessato la sua attività nel 1993 potrebbe avere, però, causato dei problemi di decadenza o di convalidazione, ovvero potrebbe essere accaduto che qualcun altro abbia registrato un marchio uguale e che nessuno abbia presentato alcuna forma di ricorso, per cui quest’ultimo potrebbe continuare ad utilizzarlo nonostante il segno che abbia una data di prima registrazione anteriore.