Il Marchio Internazionale
Il marchio internazionale è regolamentato da due normative:
Accordo di Madrid
Protocollo di Madrid
Ci sono stati che aderiscono solo all’Accordo (A) e stati che aderiscono solo al Protocollo (P), mentre altri stati, tra cui l’Italia (dal 17 Aprile 2000), aderiscono ad entrambi (A) (P).
[principali differenze normative]
Le due normative sono tra loro piuttosto diverse. Una delle differenze più rilevanti è che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale, solo sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda. Altra differenza è che secondo l’Accordo la procedura deve essere seguita in lingua francese, mentre secondo il Protocollo, o Accordo e Protocollo insieme, può essere trattata sia in francese che in inglese.
[ scelta normativa applicabile]
In stati come il nostro, che aderisce ad entrambi, colui che richiede un marchio può scegliere di
- designare stati che aderiscono solo all’Accordo (nel quale caso la normativa applicabile è, appunto, quella dell’Accordo)
- designare stati che aderiscono solo al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è, appunto, quella del Protocollo)
- designare stati che aderiscono sia all’Accordo che al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è, per legge, quella dell’Accordo)
[marchio di base italiano]
Se colui che deposita opta per la terza ipotesi deve disporre di un marchio registrato in Italia. In caso contrario potrà validamente depositare un marchio internazionale sulla base di una domanda di registrazione ma questo sarà trattato come segue:
- dalla domanda saranno cancellati tutti gli stati che non aderiscono al Protocollo, in quanto solo questi ultimi possono essere designati sulla base di una domanda di registrazione marchio;
- se il titolare espressamente dichiara di volere che la domanda sia trattata come dipendente sia dall’Accordo che dal Protocollo, la domanda viene trattenuta e considerata depositata solo il giorno in cui il marchio richiesto viene registrato.
Il marchio internazionale dura 10 anni dalla data di deposito, ma, per i primi 5 anni, è legato alla vita del marchio di origine, per cui se quest’ultimo perde di validità altrettanto accade per il marchio internazionale.
Il marchio internazionale ha lo stesso valore di un marchio nazionale in ogni stato designato.
Gli stati eletti possono rifiutare la registrazione o presentare osservazioni entro 6 mesi dal deposito, mentre, in caso contrario, il marchio si considera accettato presso tutti gli stati.
[marchio di base comunitario]
Il marchio di base può essere costituito anche da un marchio comunitario.
Dal 1º ottobre 2004 la CE ha aderito al Protocollo di Madrid, per cui i titolari di marchi possono
- Estendere la protezione del MC a livello internazionale. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per una domanda internazionale
- Designare la Comunità europea in una domanda internazionale
La domanda di registrazione internazione deve essere presentata direttamente all’UAMI e può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. È necessario indicare una lingua autorizzata dal Protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo) che sarà la lingua della domanda di registrazione internazionale.
La domanda può essere basata su un marchio comunitario registrato o su una domanda di marchio comunitario.
Dopo la ricezione della domanda l'UAMI ripubblica la registrazione internazionale nel Bollettino dei marchi comunitari in una nuova sezione.
Una domanda internazionale che designa la CE deve riportare l'indicazione di una seconda lingua, selezionata tra le lingue ufficiali dell'UAMI (spagnolo, tedesco, inglese, francese e italiano). Nel caso in cui non sia scelta una seconda lingua, l'UAMI rifiuterà la domanda e posporrà la sua ripubblicazione fino a quando non sarà disponibile la seconda lingua.
Successivamente alla ripubblicazione, la domanda internazionale è soggetta alla procedura di ricerca, come le domande di marchio comunitario.
Qualora esista un impedimento assoluto alla registrazione, l’UAMI deve inviare, entro i 6 mesi successivi alla ripubblicazione, una notifica di rifiuto provvisorio alla WIPO. Se non ci sono impedimenti assoluti alla registrazione, l’Ufficio emette una prima informazione (dichiarazione) sulla concessione di protezione e l’invia all’OMPI. Questa dichiarazione possiede un effetto esclusivamente informativo ed è trasmessa al titolare prima di essere pubblicata e iscritta nel registro internazionale.
Dopo essere stata accettata per la Comunità europea, la domanda internazionale è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari. A decorrere dalla data della seconda pubblicazione la designazione della Comunità europea acquisisce gli effetti di un marchio comunitario registrato.
Nel caso in cui la designazione della Comunità europea non sia accettata dall'UAMI, è possibile convertirla in:
- domanda di marchio nazionale per gli Stati membri dell'UE,
- designazione degli Stati membri aderenti al Protocollo di Madrid.
[gli stati]
Il 15 luglio 2005 gli stati sono i sequenti:
Albania (A)(P), Algeria (A), Antigua e Barbuda (P), Armenia (A)(P), Australia (P), Austria (A)(P), Azerbaijan (A), Belarus (A)(P), Belgio (A)(P), Bhutan (A)(P), Bosnia and Erzegovina (A), Bulgaria (A)(P), Comunità Europea (P), Cina (A)(P), Cipro (A)(P), Croazia (A)(P), Cuba (A)(P), Repubblica Ceca (A)(P), Repubblica Democratica di Corea (A)(P), Danimarca (P), Egitto (A), Estonia (P), Federazione di Russia (A)(P), Finlandia (P), Francia (A) (P), Georgia (P), Germania (A) (P), Giappone (P), Gran Bretagna (P), Grecia (P), Irlanda (P), Iran (repubblica islamica di) (A)(P), Islandia (P), Italia (A)(P), Kazakhstan (A), Kenia (A)(P), Kyrgyzstan (A)(P),Lesotho (A)(P), Lettonia (A)(P), Liberia (A), Liechtestein (A)(P), Lituania (P), Lussemburgo (A)(P), Monaco (A)(P), Mongolia (A)(P), Marocco (A)(P), Mozambico (A)(P), Namibia (A)(P), Norvegia (P), Paesi Bassi: - Territoriale dell’Europa (A)(P), Polonia (A)(P), Portogallo (A)(P), Repubblica di Corea (P), Repubblica di Moldavia (A)(P), Repubblica Iugoslava precedente di Macedonia (A)(P), Romania (A)(P), San Marino (A), Serbia e Montenegro (A)(P), Sierra Leone (A)(P), Singapore (P), Slovacchia (A)(P), Slovenia (A)(P), Spagna (A)(P), Sudan (A), Swaziland (A)(P), Svezia (P), Svizzera (A)(P), Tajikistan (A), Turchia (P), Turkmenistan (P), Ukraine (A)(P), Ungheria (A)(P), U.S.A. (P), Uzbekistan (A), Vietnam (A), Zambia (P).
[il calcolo delle tasse]
Il calcolo delle tasse è molto complesso in quanto dipende da molteplici variabili quali il numero degli Stati, gli Stati (nel senso che in alcuni Paesi le tasse sono molto più elevate che in altri) ed il numero delle classi di prodotti/servizi.