Il Marchio Italiano
Per registrare un marchio è consigliabile rivolgersi ad un esperto che sappia fornire tutte le indicazioni necessarie ed
individuare le modalità migliori di protezione. Tuttavia, teoricamente, è possibile procedere anche da soli rivolgendosi alla
Camera di Commercio presso la quale esiste un ufficio incaricato di ricevere le domande di registrazione che funge da ufficio
territoriale dell'UIBM.
Per registrare un marchio occorre compilare un apposito modulo (modello C), indicando le classi di prodotti e di servizi per i quali il marchio stesso verrà utilizzato. Occorrerà, poi, pagare le tasse e sostenere le spese per le marche da bollo ed i diritti di segreteria. I moduli per il deposito dei marchi sono scaricabili anche da internet.
La difficoltà maggiore risiede nel lavoro di analisi che deve essere fatto prima di procedere alla registrazione per evitare di entrare in collisione con marchi anteriori registrati da altri.
[marchi denominativi, marchi figurativi]
Sono registrabili come marchio sia le parole (marchi denominativi) sia la grafica (marchi figurativi) che i
colori o le forme quando sono idonee ad indicare la provenienza di un certo prodotto o servizio da un determinato
utente. La scelta sul marchio richiede un lavoro complesso che deve essere svolto con la massima attenzione,
impegnando anche un po' di denaro, per evitare di cadere nella contraffazione di marchi altrui.
Nel momento in cui si inventa o si cerca una parola nuova per identificare un servizio o un prodotto occorre
avere ben chiaro che più essa è nuova e fantasiosa, più il marchio sarà forte e potrà essere protetto dalle
imitazioni. Ad esempio, utilizzare marchi composti con il verbo "pulire" per detergenti per la casa,
potrà fare capire ottimamente al cliente di che cosa si tratta, ma difficilmente si potrà impedire ai
concorrenti di utilizzare lo stesso verbo che è descrittivo del prodotto. Se invece per quel detergente si
utilizzerà una parola che non ha alcuna attinenza con esso, ad esempio "Flash" o "Cocomer",
quel marchio farà capire poco del prodotto, ma sarà un marchio forte difficilmente imitabile.
[contraffazione]
Una volta trovato il nome giusto, è buona regola procedere ad effettuare una ricerca tra i marchi
identici, simili e similari validi in Italia per assicurarsi che non esista già un marchio registrato
che possa creare ostacoli. La ricerca deve essere letta tenendo conto delle classi di prodotti e servizi
per le quali il marchio viene utilizzato ed analizzando le situazioni di possibile conflitto. Se da tale
indagine risulterà un marchio anteriore simile, sarà opportuno scegliere un altro nome e cominciare da
capo, viceversa, si potrà procedere con una certa tranquillità allo studio della grafica ed alla
registrazione.
Il marchio può essere registrato solo come parola, solo come grafica, o parola e
grafica a seconda del tipo. Una parola innovativa che indica in modo forte e deciso un prodotto o un
servizio merita di essere registrata di per sé, indipendentemente dalla grafica adottata, in modo tale
che il depositante possa, poi, utilizzarla in tutte le variazioni stilistiche che desidera, e lo stesso
dicasi per un simbolo, un disegno, una grafica di particolare impatto. Viceversa se il nome è debole,
conviene proteggerlo insieme alla grafica in modo da conferirgli un carattere distintivo più marcato.
La differenza tra questi tipi di marchi si denota nel momento in cui si rende necessario proteggere
il marchio in sede di contraffazione: mentre per i marchi forti si ha contraffazione anche quando il
plagio è ben mascherato, per i marchi deboli sono di solito sufficienti poche modifiche per evitare la
confondibilità.
[classi, analisi e ricerca]
Per fare un buon lavoro sarebbe comunque opportuno registrare il marchio sia come parola che come parola e
grafica, in modo da avere una doppia protezione e, nel caso in cui esso sia debole, ovvero piuttosto descrittivo
del prodotto, registrarne anche alcune varianti per evitare raggiri.
Altro aspetto di cui bisogna tenere conto
in fase di registrazione è quello della scelta dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio sarà utilizzato e
che devono essere puntualmente descritti nella domanda di registrazione.
In base al Codice della proprietà industriale il titolare del marchio ha il diritto di fare uso esclusivo
del marchio stesso e di vietare a terzi l'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa della somiglianza si crei un rischio di confusione; se si tratta poi di
marchio che gode di rinomanza questo diritto si estende anche ai servizi o prodotti non affini
(art. 5; Art. 20).
Pertanto, occorre individuare con attenzione le classi che si vogliono proteggere, sia per non entrare in
conflitto con altre classi affini a quelle rivendicate per altri marchi, sia per evitare in futuro di non
poter vietare l'uso del marchio per classi di prodotti o servizi che potrebbero rivestire comunque un
interesse commerciale. Questo tipo di analisi è estremamente delicata e complessa anche per gli esperti
della materia, soprattutto per l'impossibilità di disporre, a costi contenuti, di un panorama completo
delle registrazioni riguardanti marchi identici o simili per classi identiche o affini, sia perché, anche
con il massimo impegno di spesa, risulta difficile avere un rapporto di ricerca completo, a causa dei
normali ritardi con cui vengono aggiornate le banche dati.
[marchi comunitari, internazionali]
Se, quindi, la ricerca e l'analisi sono indispensabili per muoversi correttamente e per comportarsi
secondo la massima buona fede possibile nei confronti dei terzi, un margine di dubbio resta sempre,
essendo, alla fine, il giudice l'unico interprete decisivo di quelle situazioni di limite in cui è
difficile preventivare se ci possa essere o non essere un plagio, sussistendo, come a volte capita, buone
motivazioni per sostenere le ragioni di entrambe le parti.
E' possibile depositare anche marchi internazionali, comunitari o in singoli stati esteri, ma queste
procedure sono solitamente piuttosto articolate e per procedere è consigliabile rivolgersi ad un
professionista del settore.
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Normativa: D. Lgs. 10.02.2005 n. 30