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Ho un sito internet e negli ultimi tempi molti stanno registrando domini simili per sfruttarne la notorietà. Se qualcuno di loro registrasse il mio nome a dominio come marchio, rischio di perderlo? E al contrario se io lo registrassi come marchio potrei tutelarmi nei loro confronti?

Ormai quasi costantemente i giudici decidono i casi riguardanti i nomi a dominio applicando, in via analogica, la normativa sui marchi e considerandoli quindi dei segni distintivi se pure, nella maggiore parte dei casi, atipici. Premesso questo, il timore relativo ai rischi che si potrebbero correre o ai vantaggi che si potrebbero ottenere, registrando il dominio come marchio sono legittimi. Tuttavia, se si è effettuata la registrazione di un nome a dominio in una certa data e qualcuno successivamente registra quello stesso nome come marchio, quest’ultimo non può, in linea di massima, pretendere la rinuncia al dominio o la cessazione del suo utilizzo. I diritti su un marchio in genere prevalgono su quelli su un nome a dominio, al pari di quelli relativi ad un qualsiasi uso del nome, ma a condizione che i diritti sul marchio siano anteriori all’uso che altri ne fanno. Se si usa un certo nome, come segno distintivo o come dominio internet, per un certo periodo di tempo magari diffondendolo a livello nazionale, nessuno può andare poi a registrare un marchio ed a farlo valere nei confronti del primo utilizzatore, in quanto è stato iniziato l’uso in precedenza. In tali situazione, a seconda del tipo di uso che se ne è fatto e della notorietà del marchio, la registrazione successiva non solo non può essere fatta valere nei confronti del primo utilizzatore ma può anche essere addirittura nulla. Un discorso analogo vale anche per l’ipotesi opposta a quella prospettata. Ovviamente si può registrare un marchio ma può diventare difficile farlo valere nei confronti di chi, prima della registrazione, lo ha usato. In questa situazione c’è qualche speranza di vittoria vantando, oltre al marchio, anche un uso diffuso e quinti optando per un’azione che implichi anche la concorrenza sleale. Per la tutela dei nomi a dominio è, in pratica, sempre consigliabile una registrazione marchio che sia contestuale o antecedente a quella del dominio stesso ed in ogni caso anteriore ad ogni successiva registrazione di domini simili.