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Mi sono accorto per caso che un mio dipendente ha registrato il marchio di un nostro prodotto in Spagna. Noi non abbiamo mai pensato di registrarlo neppure in Italia, possiamo fare qualcosa nei suoi confronti?

La normativa sui marchi, a differenza di quanto fa la normativa sui brevetti, non detta una regolamentazione relativa alla registrazione di marchi aziendali da parte di dipendenti, anche perché il marchio è un segno commerciale che deve essere usato da un’impresa e se questo uso non si verifica nell’arco di un certo periodo di tempo, colui che lo ha registrato perde ogni diritto sul segno. Nel caso di specie il fatto che si tratti di un dipendente potrebbe incidere sui rapporti interni dal punto di vista della correttezza professionale o dal punto di vista della concorrenza sleale se costui dà inizio ad un’attività simile utilizzando lo stesso segno. Al momento, però, se l’interesse primario è quello di entrare nella titolarità del marchio, occorre guardare la situazione da angolazioni diverse. In primo luogo bisogna valutare se il marchio in questione è noto e se è stato usato in modo diffuso, magari anche in Spagna. Se così fosse, anche se non sussiste una registrazione neppure in Italia, cosa che sarebbe consigliabile fare quanto prima, è possibile presentare opposizione alla sua registrazione vantando un preuso diffuso del marchio tale da togliere la novità alla successiva registrazione. Se invece il marchio è noto solo a livello locale e non mai stato usato in Spagna le cose si complicano e, forse, la soluzione migliore sarebbe quella di un accordo con il dipendente al fine di ottenere il trasferimento del marchio ai costi di registrazione, data la sua evidente mala fede.