sedia di design che può essere contraffatta

Cause di contraffazione

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Per difendere la tua idea dalle contraffazioni occorre scegliere la protezione più efficace, attraverso l’aiuto di un esperto.

Avv. Chiara Morbidi

Avv. Chiara Morbidi

Responsabile del Settore Legale

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia per aiutarti a fare chiarezza.

  1. Azioni contro chi copia un prodotto/marchio
  2. Difesa di chi è accusato a copiare un prodotto/marchio
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Azioni contro chi copia un prodotto/marchio

Se qualcuno sta copiando un vostro prodotto, un marchio, un design o sta violando un vostro diritto d’autore la prima cosa da fare è rivolgersi ad un avvocato che abbia una comprovata esperienza in queste particolari materie.

Infatti è di fondamentale importanza agire il prima possibile e trovare il professionista giusto che capisca “al volo” la vostra soluzione e sia in grado di intervenire tempestivamente. Meglio ancora se l’avvocato dispone all’interno del suo studio di un tecnico esperto in brevetti che può essere di fondamentale supporto.

L’avvocato non solo potrà intervenire prontamente ma saprà anche consigliarvi gli strumenti migliori e la strategia che meglio si adatta al vostro caso.

Ricordiamo che per i marchi e per i brevetti ci sono procedure specifiche, del tutto diverse da quelle che si utilizzano per le cause civili ordinarie.

Si tratta di procedure pensate appositamente per favorire la soppressione della contraffazione in modo efficace e veloce, ma devono essere sapute utilizzare ed azionate al momento giusto.

Ad esempio iniziare inviando una lettera di diffida, come fanno molti avvocati, non è sempre la mossa giusta.

In alcuni casi può essere preferibile l’effetto sorpresa, ad esempio se si ha bisogno di raccogliere prove, ed utilizzare lo strumento della descrizione che è molto utile ma che perde ogni effetto se il contraffattore viene avvisato tramite una lettera di diffida delle intenzioni che abbiamo.

Non esistono regole ferree e come in ogni partita, la strategia di gioco cambia in base alla situazione concreta.

L’importante è che il professionista a cui vi rivolgete abbia una conoscenza approfondita non solo del diritto in generale, ma in particolare del diritto industriale che è quello che offre gli strumenti per debellare la contraffazione ed ottenere gli effetti voluti.

Lo ripetiamo. Un errore di impostazione di strategia iniziale può avere conseguenze negative, a volte difficilmente recuperabili, su tutto il processo, e questo anche nel caso in cui nella sostanza abbiate ragione piena.

Prima di esaminare, quali strumenti si possono utilizzare per attaccare chi ha copiato un vostro prodotto o un vostro marchio occorre sfatare un mito ed affermare che il processo industrialistico (così si chiama il tipo di processo che riguarda proprio la contraffazione) in Italia funziona.

Si tratta di un processo rapido ed efficace che si snoda su due piani diversi.

Il primo piano riguarda la “messa in sicurezza” di chi ha subito una contraffazione. Infatti, grazie ad una serie di meccanismi, si può ottenere in via di urgenza tramite appositi procedimenti cautelari, che il contraffattore cessi la produzione, che vengano sequestrati i beni contraffatti, che vengano emessi ordini da parte del Giudice nei confronti di chi copia, il tutto in un tempo brevissimo, anche nell’ordine di poche settimane.

Lo scopo di questa prima fase è quello di “stoppare” la contraffazione in via di urgenza, rimandando poi ad un secondo momento un’analisi più approfondita del caso.

La seconda fase riguarda proprio questo approfondimento e può essere richiesta se si vuole ottenere il risarcimento del danno che non può essere domandato invece nella fase precedente.

Questa seconda fase è del tutto simile ad un processo civile ordinario in ordine ai tempi ed alle scadenze processuali, ma si svolge di fronte alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa che ha una competenza specifica sulla contraffazione di brevetti e marchi ed ha a disposizione strumenti istruttori molto più efficaci di quelli che si hanno in un processo ordinario.

Ad esempio il Giudice può chiedere al contraffattore di fornire indicazioni su tutta la catena della contraffazione e può acquisire informazioni anche presso terzi che siano in qualche modo coinvolti nella catena produttiva e distributiva.

Si può conoscere tutta la situazione contabile del contraffattore e chiedere la “retroversione degli utili” dallo stesso ottenuti a seguito del plagio, che possono rappresentare una parte rilevante del risarcimento del danno.

Inibitoria della produzione

Il provvedimento più richiesto in caso di contraffazione è l’inibitoria, con la quale si chiede al Giudice di ordinare al contraffattore di cessare di copiare il marchio o il prodotto o comunque di porre fine alla sua condotta illecita.

L’inibitoria si può ottenere in via di urgenza tramite procedimento cautelare, anche nell’arco di pochi mesi ed a volte di poche settimane.

L’ordine del Giudice mantiene la sua efficacia anche se non si introduce un giudizio di merito, che però si rende necessario se si vuole richiedere il risarcimento del danno.

L’inibitoria in sede di urgenza può essere richiesta solo se ci si attiva prontamente non appena si scopre la contraffazione, mentre se si vuole intervenire dopo anni di attesa si dovrà necessariamente percorrere la strada più lunga della causa civile ordinaria.

All’inibitoria è spesso collegata una penale che il contraffattore dovrà pagare per ogni giorno di ritardo nell’eseguire l’ordine del Giudice.

Si tratta quindi di un provvedimento molto efficace che blocca il contraffattore e consente al titolare dei diritti di riappropriarsi celermente della sua posizione sul mercato.

Sequestro dei beni contraffatti

Il sequestro è un provvedimento con cui vengono bloccati tutti i beni contraffatti, impedendone la commercializzazione.

In termini pratica si tratta di sigillare questi prodotti in modo che non possano essere spostati da dove si trovano e tanto meno venduti.

Spesso la merce sequestrata resta presso il magazzino del contraffattore ma non potrà essere toccata.

Il sequestro si può ottenere in via di urgenza tramite procedimento cautelare, anche nell’arco di pochi mesi ed a volte di poche settimane.

Ottenuto il sequestro si deve però introdurre un giudizio di merito, necessario per accertare in modo approfondito le ragioni di chi ha ottenuto il sequestro e per richiedere il risarcimento del danno.

Il sequestro deve essere richiesto il prima possibile non appena si scopre la contraffazione, ma bisogna essere cauti e certi delle proprie ragioni in quanto può recare un grave danno al presunto contraffattore.

Si tratta di un provvedimento molto efficace che ha lo scopo di evitare la circolazione della merce copiata sul mercato, consentendo al titolare dei diritti di mantenere la sua posizione commerciale.

Descrizione dei beni contraffatti

La descrizione è un procedimento con cui si chiede al Giudice di potere accedere presso la sede del presunto contraffattore, ed eventualmente anche presso terzi, per potere verificare e quindi “descrivere” se esistono prodotti contraffatti.

Per poterla richiedere occorre avere una qualche prova che vi sia un illecito in atto, ma lo scopo della descrizione è proprio quello di potere ottenere un quadro più chiaro della situazione e verificare l’ampiezza del fenomeno.

Capita spesso che si richiede la descrizione ritenendo che venga copiato un prodotto e poi ci si scopre che il concorrente si accingeva a copiare anche tutta una serie di altri prodotti.

La descrizione si può ottenere in via di urgenza tramite procedimento cautelare, anche nell’arco di pochi mesi ed a volte di poche settimane. Spesso inoltre viene concessa senza che sia fissata un’udienza (c.d. inaudita altera parte) ed all’insaputa del contraffattore, anche perché senza l’effetto sorpresa è spesso inutile.

Ottenuta la descrizione si deve introdurre un giudizio di merito, necessario per accertare in modo approfondito le ragioni di chi ha ottenuto il sequestro e per richiedere il risarcimento del danno. In quel giudizio il materiale raccolto in sede di descrizione servirà come prova a sostegno delle ragioni del titolare dei diritti.

Si tratta quindi di un provvedimento molto efficace per scoprire atti contraffattivi o documenti che li dimostrino e quindi per potere avere strumenti ulteriori anche ai fini del risarcimento del danno.

Risarcimento dei danni

Chi ha subito la contraffazione di un proprio brevetto, marchio, design, o il plagio di un diritto d’autore o una concorrenza sleale ha compre obiettivo principale quello di fermare il contraffattore ma ha anche il pieno diritto di ottenere il risarcimento dei danni.

Per richiedere i danni occorre instaurare un giudizio di merito in quanto non è previsto alcun risarcimento danni nella fase di urgenza che può durare anche poche settimane, in cui si agisce per bloccare la commercializzazione dei prodotti contraffatti.

I tempi sono quindi più lunghi, ma la legge mette a disposizione strumenti molto validi che consento a chi ha subito una contraffazione di potere ottenere il risarcimento dei danni in modo efficace.

Si potrà infatti chiedere al contraffattore di pagare il “danno emergente”, ovvero di rimborsare tutte le spese sostenute a causa della contraffazione, ed il “lucro cessante” che rappresenta tutte le perdite di profitto dovute all’atto illecito.

Mentre la prima voce di danno è facile da dimostrare, la seconda è più difficile in quanto non sempre si ha modo di potere conoscere con esattezza la perdita totale in termini di guadagno derivante dalla contraffazione.

Per questo la nostra normativa prevede la possibilità di chiedere, in alternativa o in aggiunta al lucro cessante, la “retroversione degli utili”, ovvero la restituzione a favore del soggetto che ha subito il danno di tutti gli utili realizzati dal contraffattore.

Qualora questi criteri non risultino sufficienti si potrà inoltre sempre chiedere al contraffattore di corrispondere un risarcimento del danno calcolato sulla base della “giusta royalty”. In pratica si tratterà di calcolare quanto il contraffattore avrebbe dovuto pagare al soggetto che ha subito il plagio se avesse pagato una royalty di mercato (fingendo che si sia dato in licenza il brevetto, marchio, design) ed a questa royalty viene aggiunta una percentuale ulteriore a titolo “punitivo”.

Oltre ai danni economici si può anche richiedere il “danno morale” che solitamente si calcola come una percentuale aggiuntiva del danno economico.

Si tratta di strumenti molto efficaci ed innovativi ma che devono essere saputi usare.

Avv. Chiara Morbidi

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Difesa di chi è accusato di copiare un prodotto/marchio

Se qualcuno vi sta accusando di avere copiando un brevetto, un marchio, un design o di avere violato un diritto d’autore la prima cosa da fare è rivolgersi ad un avvocato che abbia una comprovata esperienza in queste particolari materie.

Infatti è di fondamentale importanza farvi assistere fin da subito dal professionista giusto che capisca “al volo” la vostra soluzione e sia in grado di intervenire tempestivamente. Meglio ancora se l’avvocato dispone all’interno del suo studio di un tecnico esperto in brevetti che può essere di fondamentale supporto.

L’avvocato non solo potrà intervenire prontamente ma saprà anche consigliarvi gli strumenti di difesa migliori e la strategia che meglio si adatta al vostro caso.

Ricordiamo che per i marchi e per i brevetti ci sono procedure specifiche, del tutto diverse da quelle che si utilizzano per le cause civili ordinarie.

Si tratta di procedure pensate appositamente per favorire la soppressione della contraffazione in modo efficace e veloce, per cui la difesa deve essere spesso molto veloce in quanto il tempo a disposizione del legale per preparare gli scritti difensivi può essere molto ridotta, a volte è addirittura di pochi giorni.

Perizie tecniche

Se la contraffazione di cui siete incolpati riguarda un brevetto o un design è assolutamente necessario effettuare una perizia tecnica per valutare la validità del titolo, il suo contenuto e per potere ricercare argomenti difensivi.

La perizia tecnica è utile anche in caso di contraffazione marchio o di violazione dei diritti d’autore ma non sempre è necessaria, mentre invece lo è sempre per i brevetti e i design.

I nostri professionisti lavorano fianco a fianco, avvocato e ingegnere, per potere fornire al cliente la perizia migliore che tenga in considerazione tutti gli aspetti tecnici e legali.

Iniziare a preparare un atto legale senza avere prima fatto questo passaggio può mettere a serio rischio la difesa ed è un po’ come camminare con gli occhi bendati.

Azioni di accertamento negativo della contraffazione

L’attacco è la migliore difesa.

Partendo da questa premessa chi ha ricevuto una diffida o ha il sentore che qualcuno intenda fargli causa per una presunta contraffazione, se pensa di avere ragione, anziché aspettare di essere citato in giudizio può agire per primo con un’azione di accertamento negativo della contraffazione.

Questa azione può essere proposta sia in via di urgenza in sede cautelare sia nell’ambito di un giudizio di merito ordinario a seconda del caso ed in base anche al tempo intercorso tra quando abbiamo ricevuto una diffida e quando decidiamo di agire.

Con l’azione di accertamento negativo della contraffazione si chiede al Giudice di verificare il brevetto, il marchio o il design altrui, di confrontarlo con il nostro e quindi di accertare e dichiarare che non sussiste contraffazione.

Preparare una tale azione è l’opposto che preparare un’azione diretta di contraffazione, ma gli strumenti sono gli stessi anche se utilizzati “a contrario”.

Per impostare e gestire una causa del genere bisogna avere maturato esperienza, non essendo affatto un procedimento comune.

I risultati sono però molto validi, in quanto chi è accusato ingiustamente può avere modo di produrre con serenità senza rischiare di subire azioni legali o sequestri che potrebbero metterlo in cattiva luce di fronte alla clientela.

L’Avv. Chiara Morbidi ha lavorato su molti casi del genere e può fornirvi una valida assistenza.

Memorie difensive

Le memorie difensive e le comparse di costituzione e risposta sono gli atti con cui chi è convenuto in giudizio si difende di fronte al Giudice.

Per preparare una buona memoria difensiva in caso si sia incolpati di avere commesso contraffazione o plagio bisogna rivolgersi ad un avvocato che abbia una buona esperienza in queste materie. Una risposta sbagliata può infatti costare molto cara.

Inoltre prima di scrivere una memoria difensiva bisogna impostare tutta la strategia di difesa, per cui l’atto in sé è solo l’ultimo anello di una lunga catena di azioni che devono essere celeri ed efficaci.

Si può rendere necessario fare svolgere indagini investigative, ricerche nelle banche dati, perizie tecniche, esami di varia natura, tutto al fine di trovare argomenti difensivi utili per “smontare” l’attacco dell’avversario.

Il vantaggio di rivolgersi ai nostri professionisti è che non lavorano mai da soli, bensì in un team di cui fanno parte avvocati, ingegneri mandatari brevetti, esperti in marchi e design, tecnici, in modo da potere esaminare ogni questione da più angolazioni.

Transazioni e mediazioni

In molti casi, piuttosto che affrontare una lunga e dispendiosa causa legale, può essere preferibile cercare di trovare un accordo con la controparte.

Questo vale quasi sempre, anche quando si ha ragione, perché un buon accordo è la soluzione migliore per porre fine ad un contenzioso e potere rivolgere le energie verso le attività veramente importanti del proprio lavoro e della propria azienda.

Ovviamente per potere intraprendere questa strada ci vuole la collaborazione dell’altra parte e non sempre è possibile.

Quando però si ha una controparte “ragionevole”, meglio se assistita da un legale che a sua volta la aiuta a riflettere, cercare una soluzione amichevole può essere una buona via di uscita.

Raggiungere un accordo (in termini tecnici definito “transazione”) richiede tempo e pazienza.

A volte ci si riesce dialogando con l’avvocato dell’altra parte o, se siamo in una fase molto embrionale, anche dialogando direttamente con l’avversario.

In altri casi, più complessi o con parti fortemente litigiose, può essere invece conveniente spostare la trattativa di fronte al tavolo di un mediatore che aiuti le parti a ragionare e trovare una soluzione amichevole.

Nelle azioni di contraffazione non vi è l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione preventiva, come accade in altri tipi di cause, ma si può sempre ricorrere alla mediazione volontaria.

La mediazione volontaria mette le parti, ed i loro avvocati, ad un tavolo alla presenza di un mediatore che non ha il potere di decidere niente ma solo di facilitare il dialogo.

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