Segreti Commerciali e Know-How

Per difendere il know-how della tua azienda dalle contraffazioni occorre scegliere la protezione più efficace, attraverso l’aiuto di un esperto.

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia per aiutarti a fare chiarezza.

1. Cosa sono e come proteggere i segreti commerciali
2. Contratti di riservatezza o Non disclosure agreement (NDA)
3. Cessione o licenza dei segreti commerciali
4. Patti di non concorrenza
5. Clausole o patti per impedire la fuga di notizie da parte di lavoratori dipendenti o collaboratori

La tutela dei segreti commerciali è prevista dal Codice della Proprietà Industriale, così come modificato dal d.lgs. 11 maggio 2018 n. 63, in vigore dal 22 giugno 2018, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2016/943 dell’8 giugno 2016.

L’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale prevede che per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, qualora tali informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Il segreto commerciale per essere protetto deve quindi:

• essere segreto: le informazioni devono essere difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore;
• avere valore economico: le informazioni devono avere un valore economico in quanto soggette a vincoli di segretezza in modo tale che l’impresa che le detiene sia in una posizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che non possiedono la stessa informazione;
• essere sottoposto misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Al fine di proteggere in modo adeguato le informazioni ed esperienze come segreti commerciali, ed affinché queste siano tutelabili, è quindi necessario procedere con una serie di passaggi preliminari, quali:

• l’identificazione delle informazioni e delle risorse dell’azienda: individuare tutte le informazioni che l’azienda abbia interesse a proteggere come segreto commerciale;
• la descrizione e classificazione delle informazioni e dei documenti: le informazioni devono essere descritte su un supporto e classificate;
• l’impostazione degli strumenti e delle misure di sicurezza: misure relative al personale e modalità di accesso alle informazioni da parte del personale e misure tecnico-informatiche. È inoltre importante prevedere anche delle misure giuridiche come le pattuizioni contrattuali con i dipendenti e/o collaboratori e con i soggetti terzi, quali ad esempio, fornitori, trasportatori, clienti, consulenti informatici, o collaboratori esterni alla compagine aziendale con i quali l’Azienda si trovi in condizione di condividere informazioni aziendali riservate (ad es. contratti di non concorrenza, accordi di riservatezza e segretezza, clausole di riservatezza e segretezza da inserire nei contratti con i dipendenti).

I segreti commerciali, se rispecchiano i requisiti previsti dalla legge, potranno essere tutelati giudizialmente qualora vengano violati. Difatti, il detentore del segreto commerciale ha poi il diritto, ai sensi dell’art. 99 del Codice della Proprietà Industriale, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti.

Ai fini della tutela dei segreti commerciali è molto importante che tutti coloro che devono venirne a conoscenza per motivi connessi al loro lavoro firmino un accordo di riservatezza, più noto con l’acronimo di NDA (non disclosureagreement).

Si tratta di un accordo molto importante con il quale la parte “ricevente” le informazioni riservate si impegna a trattarle con estrema cautela, a non divulgarle all’esterno ed a porre in essere tutti gli accorgimenti possibili perché non vengano diffuse.

Chi firma questo tipo di accordo si impegna anche a non utilizzare le informazioni per suoi scopi personali, diversi dalla mansione che deve svolgere, a non trattenerne copia ed a cancellare ogni dato ad esse relativo non appena avrà completato il suo incarico.

Gli accordi di riservatezza prevedono spesso sanzioni, anche elevate, in modo da disincentivare qualsiasi uso non autorizzato, ma soprattutto qualsiasi divulgazione, che venga effettuata contro la volontà del titolare.

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Nel caso in cui l’azienda voglia cedere o concedere in licenza il proprio know-how, è importante che nel relativo contratto venga individuato in modo chiaro ed esaustivo l’oggetto del contratto, definendo quindi le informazioni che lo compongono ed associando la cessione o la concessione della licenza alla consegna di materiali (ad es. disegni,studi, prove ed analisi, dati commerciali, ecc.).

Nei contratti di cessione o di licenza del know-how è inoltre possibile, se non è già stato redatto un accordo di riservatezza e segretezza nella fase delle trattative, inserire una clausola di tale contenuto. Nel contratto di licenza potrebbero inoltre essere previsti degli obblighi per il licenziatario/cessionario di porre in essere tutte le misure necessarie per una protezione adeguata delle informazioni (ad es. accessi limitati, sistemi di sicurezza, sensibilizzazione del personale, sicurezza informatica, ecc.).

L’azienda per tutelare i propri segreti commerciali potrà prevedere appositi patti di non concorrenza sia con

con altri imprenditorisia con i propri lavoratori dipendenti o collaboratori.

I patti di non concorrenza con altri imprenditori possono essere relativi a specifiche attività imprenditoriali, anche se esercitate congiuntamente, per il cui svolgimento si renda necessaria l’utilizzazione di informazioni segrete. Come previsto dall’art. 2596 del Codice Civile tali patti, per essere validi, devono essere circoscritti ad una determinata zona o ad una determinata attività e non devono eccedere la durata di cinque anni.

L’azienda potrà inoltre valutare se far sottoscrivere ai propri dipendenti appositi patti di non concorrenza di cui all’art. 2125 del Codice Civile. Il patto di non concorrenza consiste nella limitazione dellosvolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto. A pena di nullità, tale patto deve risultare da atto scritto, deve essere pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro ed il vincolo deve essere contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

Per quanto riguarda la forma, tale patto potrà essere inserito nel contratto di assunzione oppure previsto in apposito e separato documento rispetto al contratto di riferimento. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

Per impedire la fuga di notizie da parte di lavoratori dipendenti o collaboratori, l’azienda può prevedere una serie di clausole da inserire nei contratti di lavoro o di collaborazione oppure appositi patti.

Può ad esempio inserire clausole di riservatezza nei contratti con le quali il dipendente o collaboratore si obblighi a mantenere segrete determinate informazioni oppure stipulare appositi accordi di riservatezza da allegare ai contratti di lavoro o di collaborazione. L’azienda può inoltre inserire clausole di non concorrenza nei contratti di lavoro del dipendente o nei contratti di collaborazione che regolino la la limitazione dello svolgimento dell’attività del dipendente o collaboratore nel tempo successivo alla cessazione del contratto. E questo al fine di evitare che eventuali segreti commerciali possano essere conosciuti ed impiegati in un’eventuale azienda concorrente, futura datrice di lavoro del dipendete, o in ogni caso in un’altra attività di un soggetto concorrente.